专利许可期间实施还会不会侵权,超范围使用、过期和分许可怎么看

会不会侵权,不能只看有没有签过许可合同。只要实施行为超出约定许可,且仍落入有效专利的保护范围,专利权人就可能主张侵权,合同相对方还可能主张违约;如果行为在许可范围内、专利也处于有效期,通常不因这项实施本身构成对该专利的侵权,但合同原文和专利状态都要核对。

这类争议先分两条线:第一条是合同到底准许什么,第二条是实际行为有没有落进权利要求。两条线不能用“我已经交过许可费”一句话代替。

先看专利侵权这一类问题的基本框架,再把许可合同单独拿出来逐项比对,判断会更稳。

一、许可范围内实施,通常不等于侵权

《专利法》第十二条规定,实施他人专利应当与专利权人订立实施许可合同并支付使用费,被许可人无权允许合同规定以外的单位或者个人实施该专利。这里的关键不是合同标题写了“许可”二字,而是授权边界是否覆盖了眼前的行为。

实践中,许可合同至少要看下面几组内容:

  1. 许可对象。核对专利号、专利类型、法律状态,以及合同指向的是哪一项专利或哪组权利要求。一个企业同时持有多件专利时,合同没有写清专利号,后续很容易争论。
  2. 实施方式。是准许制造、使用、销售、许诺销售、进口,还是只准其中一两项?“可以实施”不当然代表每种行为都被放开,最好在合同里逐项写明。
  3. 产品和技术范围。许可可能只针对某个型号、某条生产线、某种用途或某一套方法。换了型号、材料、用途或工艺,不能只凭原合同自动延伸。
  4. 地域和期限。合同可能限定省份、销售渠道、客户类型或授权日期。中国专利的保护地域和合同约定是两件事:境外行为未必直接落入中国专利权的保护范围,但在境内制造等行为,也不能因为产品最后发往境外就当然排除判断。
  5. 能否分许可。普通许可、排他许可、独占许可的实际效果,要以合同约定和法律规则为准,不能只看商务人员的口头说法。

如果许可内容覆盖了被控实施行为,且专利在该时间段有效,专利权人再以同一专利主张侵权时,通常要面对许可授权这一事实。不过,许可合同可能仍有最低数量、质量、付款、报告或保密等义务,侵权判断和合同履行判断不要混在一起。

二、超范围使用,可能同时碰到违约和侵权

超范围不是一个抽象标签,要落到合同条款、实际行为和权利要求上。常见情形有:

  • 合同只准在约定型号上实施,却把同一技术用于另一型号;
  • 只准自己生产销售,却把技术资料、工艺或产品交给未获授权的第三人;
  • 合同期限已经届满,仍继续制造、使用或销售受专利保护的产品;
  • 只准某个地区或某类客户,却扩大到合同没有放开的市场;
  • 合同只涉及某件专利,实际产品却还落入另一件未获许可的有效专利。

对专利权人来说,仍要按《专利法》第十一条看具体实施行为,再按权利要求确定保护范围。对合同相对方来说,还要按《民法典》第八百六十四条看约定的许可范围和期限。于是,同一个动作可能既是没有得到专利许可的实施,也违反了双方的合同约定;但也可能只是合同上的渠道或数量违约,未必就能直接推出专利侵权。

举个不带个案结论的例子:合同准许制造某产品,并没有准许将专利技术交给另一家公司生产。原被许可人可能先承担分许可方面的违约责任;第三家公司是否构成对专利权人的侵权,还要看专利是否有效、产品是否落入权利要求、专利权人是否另有授权以及各方对授权链条是否知情,不能只凭一纸“分许可协议”下结论。

三、专利过期、年费中断和被宣告无效,要看时间点

《专利法》第四十二条规定,发明专利权期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均从申请日起算。《专利法》第四十四条还规定了专利权终止的情形,包括期限届满、没有按规定缴纳年费以及专利权人主动放弃等。

所以不能只看许可合同写的起止日,也不能只看证书封面。应当把申请日、授权日、年费缴纳情况、终止时间和实际实施日期排成一条时间线:

  1. 期限届满后。该专利权本身通常不能再作为禁止他人实施、要求赔偿的依据,单纯使用已经到期专利技术,一般不再构成该专利侵权。
  2. 年费未缴导致终止。要查官方法律状态和终止时间。终止前发生的行为,不能用终止后的状态倒推;终止后的行为,也不能把合同签署日当成专利仍有效的证明。
  3. 被宣告无效。《专利法》第四十七条规定,宣告无效的专利权视为自始即不存在,但对无效前已经作出并执行的裁判、调解、处理决定,以及已经履行的许可合同等,法律设有不当然追溯的安排。许可费是否返还、如何结算,要结合合同履行、双方过错和公平情况判断。

《民法典》第八百六十五条规定,专利实施许可合同仅在专利权有效期限内有效;专利权期限届满或者被宣告无效后,专利权人不得再就该专利订立专利实施许可合同。

专利过期不代表相关合同义务全部消失。保密、资料返还、质量控制、账目核验、争议解决等条款,可能按合同继续发挥作用;如果合同同时许可了技术秘密或其他知识产权,也要分别核对,不能把“专利到期”理解成所有限制都自动消失。

想先厘清产品是否落入保护范围,可以参阅专利侵权怎么认定,重点看权利要求拆分、被控方案对应和实施行为发生的时间。

四、分许可能不能做,先查原合同有没有放行

《民法典》第八百六十七条要求,专利实施许可合同的被许可人按照约定实施专利,不得许可约定以外的第三人实施该专利。这与《专利法》第十二条的规则相互呼应。

分许可至少核对四件事:

  1. 原合同是否明确允许。看有没有“分许可”“再许可”“转授权”条款,口头同意、邮件往来和盖章补充协议也要一并保存。
  2. 授权有没有超出原权限。原合同没有放开的专利号、产品、地域、期限和实施方式,不能靠分许可补出来。原许可到期,分许可通常也不能独立延长。
  3. 第三人拿到的是什么权利。分许可文件要写清许可人、被许可人、专利号、实施方式、期限、地域、产品和付款安排,避免把技术资料交付误写成专利实施授权。
  4. 专利权人是否直接确认。如果原合同要求专利权人书面同意,就不要用内部授权或收款记录替代;如果合同文字有歧义,要结合签约背景、履行方式和往来文件判断。

如果原被许可人擅自把专利交给第三人使用,至少会产生合同责任。第三人的专利责任则要回到有效专利、权利要求、实施行为和授权事实逐项判断。专利权人是否知道、是否收取费用、是否长期接受报告,可能影响事实认定,但不宜单独当成当然授权。

五、处理争议时,证据按四组整理

第一组:专利状态。准备专利证书、权利要求书、专利登记簿或官方法律状态记录、年费缴纳凭证、终止公告、无效宣告决定等,锁定争议行为发生时专利是否有效。

第二组:许可链条。准备主许可合同、补充协议、签署和生效文件、付款及发票、授权确认、分许可协议、技术资料交接记录、邮件和会议纪要。只截一页合同,常常看不出范围限制。

第三组:实施行为。准备产品样品、图纸、技术规格、生产记录、订单、发票、库存和物流资料,以及网页链接、商品页面和后台记录,标明每份材料对应哪种实施方式。

第四组:技术和时间对应。制作权利要求特征对照表,把独立权利要求拆成项目,再把产品或方法的证据逐项放入;另做时间轴,标出授权、生效、分许可、生产、销售、到期或终止等日期。没有材料的部分,先写“待核”,不要用推测补齐。

六、收到通知或准备应诉,先做这五步

  1. 保存原件。保留通知、合同、附件、网页、后台和付款记录的原始版本,不要急着删改页面或覆盖文件。
  2. 圈出范围。在合同上标出专利号、产品、行为、地域、期限和分许可条款,另外查专利当前状态。
  3. 做两张表。一张是“合同允许什么—实际做了什么”,一张是“权利要求有什么—产品有什么”,把合同问题和技术问题分开。
  4. 谨慎回复。平台申诉、函件回复或诉讼答辩,都不要只写“已经取得授权”或“我没有侵权”。应把许可文件、实际行为、专利状态和仍待核实的事项分别说明。
  5. 盯住期限。平台申诉期、答辩期、举证期和保全相关期限各不相同,收到文件后按日期留痕,避免因为内部转交耽误。

当合同涉及多件专利、产品技术特征难以拆分、分许可链条较长,或已经收到起诉材料时,可以通过咨询律师让律师和专利代理师分别核对合同、权利要求及证据。具体案件请咨询执业律师,最终仍要以合同原文、专利法律状态、实施证据和法院对材料的采信为准。