美国专利和国内专利不是一张状子能捆在一起告的。美国专利只在美国主张,国内案只审中国专利、只套中国法。同一产品两边都卖、两边都有证,通常是两套程序并行,不是一个法院把两国法律一起判。
国内这边产品对不对得上中国专利,先看 专利侵权怎么认定。已经决定在中国起诉、只是还没选法院,见 专利侵权去哪个法院告。邮件或传票来自美国法院、写的是 TRO 或冻结账号,见 亚马逊 TRO 怎么应对。下面只回答:两边能不能并成一案,以及管辖和适用法怎么切开。
先拆两套权利,再问能不能一起告
专利是按授权国划地盘的。美国专利授权机关发出的文本,保护的是美国境内的实施;中国国家知识产权局授权的发明、实用新型、外观设计,保护的是中国境内的实施。两本证书即使画的是同一款产品,也不是同一项权利。
动手前先认三件事:
- 你主张的是哪一国专利。 手里只有美国专利号,国内法院不会按那份美国文本判中国境内的制造、销售。手里只有中国专利,也不能拿去美国法院当美国专利用。
- 被控行为发生在哪。 中国工厂制造、国内电商上架,对应的是中国专利这一套。美国站 Listing、美国仓发货、美国进口,对应的是美国专利那一套。同一款货两边都卖,是两个行为地,不是一个「全球侵权」。
- 面前这份文件是哪一套程序。 中国法院传票、地方市场监管或专利管理部门的通知,走国内程序。美国地区法院禁令、ITC 调查、平台按美国法院令冻结,走美国程序。平台工单更不是判决书,不要和任何一边的诉讼并成一案。
所以「一起告」通常不是把美国专利和中国专利写进同一份诉状。常见的是:同一产品、同一批被告关联公司,在中国告中国专利,在美国另立美国专利或应对那边已经立的案。两套时间表、两套证据、两套律师窗口,不要合成一张对照表。
法律依据:中国法院套被请求保护地的法,不套美国专利标准
《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(2010年通过,2011年4月1日起施行)把知识产权这一段写清楚了:
- 第四十八条:知识产权的归属和内容,适用被请求保护地法律。
- 第五十条:知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律;当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。
「被请求保护地」不是你公司注册地,也不是你觉得方便的地方。你请求保护的是中国专利,保护地就是中国,归属、保护范围、侵不侵权、怎么赔,都按中国法律看。你请求保护的是美国专利,保护地在美国,中国法院不会改用美国专利法去比对那份美国权利要求,更不会用中国专利法的条文去套美国专利。
现行《专利法》(2020年修正,2021年6月1日起施行)管的是依本法授予的权利:
- 第二条:本法所称的发明创造,是发明、实用新型和外观设计。国内案打开的是中国证书,不是美国专利文本的中文翻译。
- 第十一条:未经许可,不得为生产经营目的实施该中国专利权。发明和实用新型覆盖制造、使用、许诺销售、销售、进口;外观设计覆盖制造、许诺销售、销售、进口。中国境内的这些行为,对的是中国专利第十一条,不是美国专利法第多少条。
管辖也要切开。在中国告中国专利,仍按侵权行为地或被告住所地,并且要进有专利审判权的法院;连结点怎么落,见上面那篇管辖页,这里不再展开。美国那边管不管这个中国卖家,看的是美国法院对这个被告有没有属人管辖、行为是否指向美国市场,和国内「被告住哪、货从哪发出」不是同一张表。做 涉外知识产权 时,先写清「在哪一国请求保护」,再谈哪一家法院立案。
两边各判各的,判决也不会自动换汇执行。美国法院判了侵权或冻结了美国平台账户,中国境内的厂房、人民币账户不会因此自动被执行;要在中国承认和执行外国法院的民商事判决,必须另走申请程序,还要过公共秩序等审查,不是把美国判决书翻译过来就能用。反过来,中国判决也不会自动变成美国的禁令或亚马逊解冻令。
证据清单:两国文本和两边行为地分开收
材料按「中国专利案一摞、美国专利程序一摞」分开放。不要把美国授权文本塞进国内诉状当主张的专利,也不要把国内评价报告寄到美国法院当美国专利有效性结论。
先固定你主张或被主张的是哪一套权利:
- 中国专利:专利号、专利类型、法律状态、权利要求或授权图、权利人与出面主体是否一致。
- 美国专利:美国专利号、当前法律状态、独立权利要求或外观图、专利权人与原告是不是同一主体。只有一份美国证书复印件,撑不起国内立案。
- 有没有两边都有证。只有一边有证,就不要在另一边的程序里假装「国际专利已经包圆」。
再固定行为发生在哪一边:
- 中国侧:工厂、仓库、国内店铺主体、主图和详情、订单和发货地、进口报关(如果有)。
- 美国侧:美国站 ASIN、美国仓、进口到美国的记录、美国客户订单、法院案号或 ITC 调查号、平台冻结通知。
- 主体对照:国内公司、美国公司、个人卖家、亚马逊账户注册名,不要默认「国内抬头被点名,美国公司就一定是同一被告」。
网页截图能说明某页面曾经在,通常撑不起「这是美国专利在中国的实施」,也撑不起「国内判决已经覆盖美国站」。链接可以按风险先停售,两国专利文本、历史页面和订单原件不能先毁。
常见误区
误区一:同一款货,一张状子把美国专利和中国专利写在一起,当成一案。 权利不同、保护地不同、适用法不同。国内诉状只写中国专利和中国境内实施;美国程序只对美国专利和美国市场行为。关联公司可以在两边分别被列,不是并案理由。
误区二:拿中国专利法、评价报告或国内比对结论,去套美国专利侵不侵权。 域外专利不套国内标准。中国法院按中国文本、中国比对规则看中国专利;美国专利的保护范围和有效性,不由中国专利审查或国内判决替代。
误区三:美国已经下了 TRO 或平台冻了账号,就当作国内也输了,或反过来觉得国内还没判、美国程序可以不理。 美国禁令和国内专利案不是同一份文书。平台按美国法院令执行冻结,不需要等中国法院;中国这边停没停售,也不自动解除美国冻结。
误区四:被告是中国公司,国内法院就也能审美国专利。 被告住所地解决的是中国法院对这个人有没有权管中国专利案,不是把美国专利的保护地搬到中国。
误区五:两边选一个「对自己有利的法」写进合同,就能让中国法院按美国专利法判,或让美国法院按中国专利法赔。 法律适用法第五十条允许侵权发生后协议选择法院地法律,选择的是「用法院地这套」,不是任意点一个国家的专利法来用;专利本身仍是哪国授权、哪国保护。事先在合同里写「一律适用某国法」,也换不掉专利的属地。
分清之后,各走各的程序
权利、行为地、面前这份文件对上之后,再动手:
- 要在中国主张中国专利: 按国内路径准备主体、中国专利文本和中国境内实施证据。管辖和时效看上面那篇管辖页。国内这一侧套哪套规则、外国证能不能当中国专利,见 中国专利侵权按哪套规则判。不要把美国专利号写进诉讼请求当国内专利。
- 已经被美国法院或 ITC 点名: 先核案号和文书是不是法院令,再按美国程序应诉或委托当地律师。不要用国内不侵权声明模板去填美国答辩,也不要以为国内另起诉就能让美国案子停下来。
- 只是亚马逊或国内平台工单: 工单是平台规则,不是并案通道。美国站专利投诉和国内后台投诉各交各的材料,不要把一边的「已申诉」当作另一边的抗辩。
- 两边都要动: 写成两张时间表。哪边先停售、哪边先固定订单,按该边的期限走。两边的承认或和解口径不要互相抄,尤其不要在一封邮件里同时认下两国侵权。
金额、禁令范围、账号能不能解,各按该边程序看。本页不报价目表,也不编美国判决多少天能在国内执行。专利诉讼 里,先分清保护地,实体比对才排得上。
什么时候该找律师
下面几种情况,自行把两国专利捆进一张状子,或按一边的结果去认另一边,后面很难改口:
- 同一款产品在中美都有销售,手里两本专利,或对方同时甩出美国专利号和中国专利号。
- 国内已经立案或正在投诉,美国法院令或平台冻结也到了,两套期限叠在一起。
- 被告是关联公司、海外主体和国内工厂不在一张执照上,分不清该在哪边列谁。
- 有人建议「选一个对自己有利的国家法律」写进函件或诉状,准备用中国标准去套美国专利,或反过来。
律师是帮你把两国权利、两个行为地和两套程序切开,判断国内立案主张什么、美国程序回应什么,不是保证能并案、能让美国判决在国内执行,或两边都会按同一结论走。具体案件请咨询执业律师。
也可联系 陶然律师,把美国专利号、中国专利号和两边已经收到的文书对一下,看现在该先走国内立案,还是先把美国程序和平台冻结分开处理。
售前咨询专员
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