日企点名,先分三件事:主张的是日本特许还是中国专利、被指的行为发生在日本还是只在国内、面前这份文件是日本程序还是国内通知。日本特许按日本特许法看日本境内实施;中国专利按中国专利法看中国境内实施。两边不要共用一张对照表。
国内这一侧产品对不对得上中国专利,见 专利侵权怎么认定。证书是哪一国发的、PCT 算不算中国专利,见 中国专利侵权按哪套规则判。同一款货在美国还有一套程序时,见 美国专利侵权和国内案能一起告吗。下面只回答:日企已经主张时,先分清按哪国法,不要拿国内标准去套日本特许。
先填三格,不要先回「我们没侵权」
函件、平台转通知或日本代理人邮件里,常把日本专利号、中国工厂名和一款出口货写在同一段。对 涉外知识产权 这一侧的国内企业来说,第一件事不是用中文对照表去对,而是把权利、行为地和文件切开。
第一格:主张的是哪一种日本权利,有没有中国专利。
- 日本「特許」走的是日本特许法,保护的是日本境内对特许发明的实施。证书和专利号是日本特许厅这一套,不是国家知识产权局的中国专利号。
- 函件封面写「特許」三个字,不等于一定是发明特许。日本还有実用新案、意匠,各走各的法。来函附件里的登录号、公报名称对不上特许,就不要按特许法去回,更不要拿中国发明专利的授权文本去套。
- 同一款产品,日企可能在日本有特许、在中国另有一件中国专利。两本证不是同一项权利。只有日本特许、没有中国专利,国内制造、国内上架这一格,不能直接按日本文本判。
第二格:被指的行为发生在哪。
- 日本境内的生产、使用、转让、出租、进口、出口,以及为转让、出租而做的要约,对应的是日本特许这一套。
- 中国工厂开模、国内仓库出货、国内电商上架,对应的是中国专利这一套。货还没进日本、日本站也没上架,只拿日本特许来指国内工厂,先停在这一格,不要先认「全球都侵了」。
- 货从中国出、进日本仓、在日本平台卖,是两个行为地。出口这一侧可能碰到日本特许里的「输出」;国内制造这一侧仍要另看有没有中国专利。不要合成一句「反正都是我们厂做的」。
第三格:面前这份文件是哪一套程序。
- 日本代理人发的警告书、内容证明邮件、日本法院诉状、特许厅判定请求,走日本程序。
- 中国法院传票、地方专利管理部门通知、国内平台工单,走国内程序。
- 平台按权利人投诉转来的工单,不是日本判决,也不是中国判决。日本站下架和国内后台投诉,各交各的材料。
三格没填完,不要先用中国权利要求对照表去套日本特许請求項,也不要在一封邮件里同时认下两国侵权。公司被点名时,企业和产品还要拆开看,见 公司被指专利侵权怎么办,本页不把那两张表再抄一遍。
法律依据:保护地在哪,就打开哪一国的法
《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(2010年通过,2011年4月1日起施行)把知识产权这一段写清楚了:
- 第四十八条:知识产权的归属和内容,适用被请求保护地法律。
- 第五十条:知识产权的侵权责任,适用被请求保护地法律;当事人也可以在侵权行为发生后协议选择适用法院地法律。
「被请求保护地」不是你公司注册地,也不是日企总部在东京。对方请求保护的是日本特许,保护地在日本,归属、保护范围、日本境内侵不侵权,按日本特许法看。对方请求保护的是中国专利,保护地在中国,按中国专利法看。合同里预先写「一律适用日本法」或「一律适用中国法」,换不掉专利按授权国划地盘这一条。第五十条允许侵权发生后协议选择法院地法律,选择的是「用法院地这套」,不是任意点一个国家的专利法来用。
现行《专利法》(2020年修正,2021年6月1日起施行)管的是依本法授予的权利:
- 第十一条:未经许可,不得为生产经营目的实施该中国专利权。发明和实用新型覆盖制造、使用、许诺销售、销售、进口;外观设计覆盖制造、许诺销售、销售、进口。中国境内的这些行为,对的是中国专利第十一条,不是日本特许法第几条。
日本特许法(昭和三十四年法律第121号,日本法令外语翻译数据库现行英译文本)管的是日本特许权在日本怎么用。国内企业被日企主张时,先能对上这几条,不要用中国对照表去改写:
- 第六十八条:特许权人就该特许发明,有在业上独占实施的权利;已经设定专用实施权的,在专用实施权范围内除外。这一条解决「在日本谁有权实施」,不解决中国工厂在不在中国侵权。
- 第二条第三项:发明的「实施」,物品发明包括生产、使用、转让等、输出、输入,以及转让等的要约;方法发明看使用该方法;生产物品的方法发明,还覆盖依该方法生产的物品的使用、转让等、输出、输入和要约。日本特许里的「输出」「输入」,和中国专利法第十一条的「进口」不是一张中文对照表能直接换算的,行为地仍要落到日本境内那一截。
- 第七十条:特许发明的技术范围,以愿书所附特许請求項的记载为准;用语的意义,参酌说明书和附图;摘要的记载,不得拿来认定技术范围。日本特许对的是請求項原文,不是中文宣传册,也不是中国专利评价报告。
- 第一百条:特许权人或专用实施权人,对侵害或有侵害之虞的人,可以请求停止或预防侵害,并可以请求废弃构成侵害行为的物品、拆除供侵害用的设备等必要措施。日本程序里常见的是停止和废弃,不是拿中国专利法第七十一条的法定赔偿区间去回。
中国法院不会改用日本特许法去比对那份日本請求項,更不会用中国专利法的条文去套日本特许。日本法院同样不会用中国授权文本当日本特许的保护范围。特征在中国专利上怎么一条一条对,走认定页,这里不把格子再写一遍。
证据清单:日本权利、中国权利、日本市场行为分开收
材料按三摞放。不要把日本特许公报订进国内投诉材料当主张的专利,也不要把中国评价报告寄给日本代理人当日本特许有效性结论。
日本权利这一摞:
- 日本特许号或登录号、是特許、実用新案还是意匠、当前法律状态、請求項或意匠图、权利人与出面主体是否一致。
- 来函是警告书、内容证明,还是已经带日本法院案号、特许厅判定请求号。文件性质不同,期限和该不该回不是同一句。
- 只有一份日文证书复印件、没有登录号和法律状态,撑不起「日本特许已经包圆」,也撑不起国内立案。
中国权利这一摞:
- 有没有对应的中国专利号、类型、法律状态、权利要求或授权图。没有中国专利,国内这一侧先停住,不要用日本特许去填中国投诉表格。
- 日企在中国另有一件专利时,国内制造、国内销售只对这一件。日本請求項的中文翻译,替代不了中国授权文本。
日本市场行为这一摞:
- 有没有对日出口、日本仓、日本客户订单、日本站 Listing、日本进口报关。
- 国内工厂、国内店铺、日本法人、日本进口商是不是同一主体。抬头是中国公司,不等于日本境内实施都算在这一家头上;日本子公司被点名,也不等于国内工厂自动成了日本程序的被告。
- 被指认当时那一款型号、批次、出口合同和当时的规格。改过结构再出口的,按被指认那一批对,不要拿最新款去挡旧款。
网页截图能说明某页面曾经在,通常撑不住「这是日本特许在中国的实施」,也撑不住「国内不侵权声明已经覆盖日本站」。链接可以按风险先停售,两国文本、出口合同和订单原件不能先毁。
常见误区
误区一:日企来了,国内工厂就一定按日本特许法认。 日本特许管的是日本境内实施。国内开模、国内卖,要另有一件中国专利对得上,才能按中国专利法谈。没有中国专利,国内这一格先不要用日本文本去认。
误区二:拿中国对照表、评价报告或国内不侵权声明,去回日本特许。 域外标准不套到日本特许。請求項按第七十条看日本文本;中国专利稳不稳,回答不了日本这一侧侵不侵权。
误区三:函件写了「特許」,就当成中国发明专利,直接拿中国授权文本去对。 先核登录种类。実用新案、意匠不是特许,不要用中国发明的比对口径去硬套,也不要在回函里主动改口成「我们承认侵犯了贵司中国专利」。
误区四:货还没进日本,但询盘、图纸、报价发给了日本客户,就当成已经在日本实施;或者已经出口,就当成国内也输了。 要约、输出、输入在日本特许里各有着落,和中国境内制造不是自动同一笔。一封询盘邮件通常撑不起「日本已经判决」,一次出口也自动变不成中国专利侵权自认。
误区五:在一封中文回复里同时写「我们不侵犯中国专利也不侵犯日本特许」,或按一边的和解价去认另一边。 两边口径不要互相抄。日本程序认下一笔,国内案里很难再改口;国内先认了,日本代理人也可能拿去当日本侧的材料。
误区六:特许厅出具过判定,或者日本平台已经下架,就当作中国法院也会同样判。 判定和平台规则不是中国判决。日本站停售,解不了国内工单;国内还没立案,也挡不住日本程序继续走。
三格填完,各走各的程序
权利、行为地、面前这份文件对上之后,再动手:
- 主张的是日本特许、行为指向日本市场: 按日本程序看停止、预防和废弃,文本打开請求項。国内律师可以把材料理清、帮你对接日本侧窗口,但不能用中国专利法代替日本特许法,也不能保证日本法院会按国内结论走。
- 主张的是中国专利、行为在中国: 按中国专利法打开中国文本。国内比对、管辖、应诉各走国内页,这里不把认定格子再写一遍。
- 只有日本特许、国内有人在造在卖、货还没进日本: 国内案这一格先停住。日本特许号填不进中国投诉表格。出口计划还在,日本这一侧的风险要单独记,不要用「国内还没人告」当成已经清掉。
- 同一款货两边都有证、两边都在卖: 写成两张表。日本这一张只放日本特许和日本境内实施;中国那一张只放中国专利和中国境内实施。不要合成一句「全球都侵了」。
金额、禁令范围、账号能不能恢复,各按该边程序看。本页不报价目表,也不把日本判决翻译过来当中国结论。专利风险 这一侧,先分清保护地,实体比对才排得上。
什么时候该找律师
下面几种情况,自行拿着日本特许公报去国内认一笔,或按中国对照表去回日本代理人,后面很难改口:
- 来函只有日本特许号或実用新案、意匠登录号,没有中国专利号,却要你在国内停产、赔款。
- 同一款产品在对日出口,函件或平台通知上同时出现日本登录号和中国专利号。
- 被点名的是国内工厂,日本进口商、日本法人不在同一张执照上,分不清日本程序该列谁。
- 有人建议「选一个对自己有利的国家法律」写进回函,准备用中国标准去套日本特许,或反过来。
律师是帮你认清日本特许和中国专利、分开两个行为地和两套文件,判断现在该回哪一句、哪一边该停售,不是保证日本特许能在中国当专利用,也不是保证分清国别就一定不侵权或一定能保住日本客户。具体案件请咨询执业律师。
也可联系 陶然律师,把日本登录号、中国专利号、出口合同和已经收到的文书对一下,看现在该打开哪一套规则。
售前咨询专员
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